Sentencia nº 13-2022 de Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de 8 de Junio de 2022

Fecha de Resolución 8 de Junio de 2022
EmisorCorte Suprema

08/06/2022 - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

13-2022

Recurso de casación interpuesto por la entidadTHE COCA-COLA COMPANY de Estados Unidos de América, contra la sentencia del diecisiete de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

DOCTRINA

Aplicación indebida de la ley

Es improcedente este submotivo, cuando los preceptos jurídicos denunciados sí eran los pertinentes para resolver la litis.

Violación de ley por inaplicación

Es improcedente este submotivo, cuando la Sala sentenciadora utiliza el contenido de las normas jurídicas denunciadas como omitidas, para resolver la controversia.

Interpretación errónea de la ley

No se incurre en este submotivo, cuando la Sala sentenciadora le otorgó al artículo denunciado como infringido, el sentido y alcance que le correspondía.

LEYES ANALIZADAS

Artículos: 621 inciso 1º del Código Procesal Civil y Mercantil; 21 incisos a) y c), 29 incisos a), b), d), f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CÁMARA CIVIL

SENTENCIA

Guatemala, ocho de junio de dos mil veintidós.

I)Integrada con los suscritos Magistrados, de conformidad con el Acta número cincuenta guión dos mil veintiuno (50-2021) de fecha doce de octubre de dos mil veintiuno, correspondiente a la sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en los artículos 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial y la Opinión Consultiva emitida por la Corte de Constitucionalidad el ocho de octubre de dos mil diecinueve, expediente cinco mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil diecinueve.II)Se tiene a la vista para resolver el recurso de casación planteado contra la sentencia dictada por la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

I. Interponente:The Coca-Cola Company, de Estados Unidos de América, quién actúa a través de su mandatario especial judicial y administrativo con representación H.L.R.G..

II. Parte contraria:Los Portales, Sociedad Anónima.

III. Terceros interesados:a)Procuraduría General de la Nación, por medio de su personero, A.I.A.S.J.. b)Ministerio de Economía, que actúa a través de su ministro, J.M.R.A..

CUESTIONES DE HECHO

I. El Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía, emitió la resolución que declaró sin lugar la oposición presentada por la entidad The Coca Cola Company, de Estados Unidos de América y con lugar la solicitud inicial de registro de la marca CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES en la clase treinta y dos, presentada por la entidad Los Portales, Sociedad Anónima.

II. La entidad The Coca Cola Company, de Estados Unidos de América inconforme interpuso revocatoria, la cual fue resuelta sin lugar por el Ministerio de Economía.

III. En contra de esa resolución se presentó demanda contenciosa administrativa.

RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA

La Sala declaró sin lugar la demanda promovida y confirmó la resolución administrativa impugnada, para el efecto consideró: «…Una de las principales funciones de la marca es diferenciar los productos en el mercado de consumidores. El Valor de la marca constituye el elemento más valioso y fuerte, en tanto se diferencie de otra marca por su identidad. La doctrina establecida por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha fijado el principio de que las marcas han de contemplarse desde una visión de conjunto, es decir una visión sintética, desde la totalidad de elementos integrantes de cada marca, sin descomponer su unidad fonética o gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (…) éste Tribunal considera que para determinar el carácter distintivo de la marca que se solicita sea registrada, es preciso verificar si la misma posee un elevado carácter distintivo, que identifique los productos o servicios que amparan la clase que se requiere su registro, a fin de no provocar confusión en el consumidor final. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recurso, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias. En el caso sometido a análisis, la entidad demandante argumenta que existen similitudes que impiden que el signo pretendido, siendo que esas similitudes se encuentran entre los rasgos gráficos incorporados en el signo pretendido, los cuales reproducen e ilimitan ciertos elementos gráficos notorios propios de los derechos subyacentes de la entidad THE COCA-COLA COMPANY. Además, agrega que la incorporación de los elementos gráficos del distintivo “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES”, implica un debilitamiento en la fuerza distintiva de los derechos que le asiste, así como un aprovechamiento injusto por parte de la solicitante. En ese sentido, conforme a los argumentos expuestos por la entidad actora, este Tribunal al verificar las reglas para calificar las semejanzas contenida en el artículo 29 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial, establece que de la marca solicita “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES” en clase treinta y dos, solicitada por la entidad Los Portales, Sociedad Anónima de Cuba y de la marca propiedad de la entidad demandante THE COCA-COLA COMPANY de Estados Unidos de América, al tener a la vista ambos signos en su conjunto que comprende sus denominaciones, gráficos, colores y características, se establece que el consumidor de los productos podrían distinguir visualmente los productos que amparan las marcas, ya que poseen suficientes diferencias entre sí, por lo que no existe riesgo de asociación o relación entre ellas, a un aprovechamiento alguno del prestigio que denuncia como agravio la entidad demandante, toda vez que el único elemento que es similar fonéticamente al pronunciarse es el término “KOLA” de la marca solicitada, mientras que el término “COLA” es de la marca ya registrada de la entidad demandante, siendo que aunque dicho elemento aparezca incluido dentro del signo, dicho elemento no es propiedad exclusiva de la entidad demandante, ya que término “COLA” es un sustantivo común. Por otra parte, fonéticamente se establece que las marcas tienen suficientes diferencias, ya que la pronunciación de la marca ““CIEGO MONTERO TUKOLA” en compareció con “COCA.COLA” difieren totalmente, de igual forma sucede con la impresión gráfica que tiene muchas diferencias. Por otra parte, es de tomar en consideración que la variada gama de colores que componen el diseño de la marca “CIEGO MONTERO TUKOLA”, le otorgan un elemento distintivo claramente diferenciador, por lo que los motivos de inconformidad alegados por la entidad actora en la demanda no implica que la marca que se solicita implique in aprovechamiento injusto de la notoriedad de la marca “COCA-COLA” y el prestigio de la misma, únicamente por incorporar ambas marcas los colores rojo y blanco, circunstancia que no implica un debilitamiento de la fuerza distintiva, puesto que en el mercado existen registradas marcas que incluyen dichos colores sin que este factor haya sido un impedimento para su registro, siendo a manera de ejemplo, las marcas: “BIG COLA” y “SUPER COLA” que se encuentran inscritas en la República de Guatemala. Por otra parte, ideológicamente o desde el punto de vista del origen empresarial, no existe riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que el consumidor identifica, conoce y sabe distinguir un producto de la marca “COCA-COLA” de otro producto que no sea de dicha marca. Por lo anterior, la entidad demandante no puede alegar un derecho exclusivo y absoluto sobre el uso de la combinación de los términos “COLA” y “KOLA” como de los colores rojo y blanco en productos pertinentes a la clase treinta y dos de la nomenclatura marcaria vigente, toda vez que como se indicó existen varias marcas registradas que incorporan dichos colores, y que han coexistido pacíficamente en el mercado sin representar un riesgo de confusión o asociación empresaria. Analizadas las diferencias de las marcas en su conjunto, no existe confusión, entendiéndose esta como una situación en la que la mente humana, al visualizar de manera física o imaginaria un producto, donde se ostente o involucre una marca conocida y acreditada por el consumidor, se dificulta la identificación o ubicación exacta de ésta dentro del mismo contexto del mercado, lo cual no ocurre en el presente caso, por lo que éste Tribunal es del criterio que el concepto que el consumidor percibe de cada una de las denominaciones no le puede provocar error o confusión al grado que impida que los signos no puedan coexistir en el mercado. Por lo que, al establecerse que, el Ministerio demandado, expone los argumentos de hecho y de derecho en que basa su decisión, en las normativas aplicables, específicamente el contenido del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, que refiere las Reglas para calificar semejanza. Por lo que al determinarse que el artículo 21 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial regula que: “… a) Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial circunstancia que no se da en el presente caso (…) La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general,de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos los elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si haya imitación (…) este Tribunal es del criterio que el órgano administrativo demandado al emitir la resolución controvertida no es violatoria a las normas y derechos que alega la demandante, por lo que, luego de la apreciación de los hechos, se estima que no existe posibilidad alguna de confusión gráfica, fonética ni ideológica en el consumidor, siendo que la marca “CIEGO MONTERO TUKOLA” tiene características de originalidad, distintividad y especialidad, circunstancias que permiten diferenciar a los consumidores los productos, por lo que el registro de la marca “CIEGO MONTERO TUKOLA” en la clase treinta y dos, no causa ningún tipo de agravio y/o afectación a los derechos e intereses de la entidad The Coca-Cola Company, puesto que no configuraría una violación de los derechos marcarios ya inscritos de la entidad demandante, siendo que el órgano administrativo demandado hizo una correcta interpretación y aplicación de la normativa invocada en que se fundamenta su decisión. En conclusión, este Tribunal es del criterio que la resolución controvertida se encuentra ajustada a derecho y no es contraria al principio de la juridicidad, por lo que la demanda planteada debe declararse sin lugar y confirmar la resolución controvertida, haciendo las declaraciones que en derecho corresponden (sic)…».

MOTIVO Y SUBMOTIVOS INVOCADOS

Motivo de fondo

S.

a) Aplicación indebida de los artículos 21 inciso a) y 29 inciso f) de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala.

b) Violación de ley por inaplicación de los artículos 21 inciso c); 29 incisos a) y h) todos de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala.

c) Interpretación errónea de los incisos b) y d) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala.

CONSIDERANDO I

Aplicación indebida de la ley

Con respecto a este submotivo, la entidad recurrente expuso: «…se desarrollan los motivos por los cuales se estimaAPLICADO INDEBIDAMENTEla literal a) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial (…)

»… En este caso la Sala Sentenciadora, por medio de su resolución recurrida, aplicó al caso concreto la causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de tercero contenida en la literal a) del artículo 21. Ésta causal recoge el siguiente supuesto de hecho: cuando el signo posterior cuyo registro se pretenda inscribir sea “idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios …”. Sin embargo, dicha causalúnicamente aplicacuando el signo de un tercero que resulta afectado es unamarca usual y no cuando ésta es una marca notoriamente conocida.

»… El examen de inadmisibilidad de un signo (…) cuando la marca tiene la calidad de notoriamente conocida, la causal que debe aplicarse es aquella contenida en la literal c) del artículo 21, la cual establece, en su parte conducente, lo siguiente: “Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, deuna marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país (…)

»… Con la prueba ofrecida dentro de las actuaciones que obran en autos en el Proceso Contencioso Administrativo, quedó demostrado que las marcas de mi representada y los elementos que las componen son marcas notoriamente conocidas; demostrado con apego a los criterios de notoriedad establecidos en el Reglamento de Propiedad Intelectual (…)

»… Por lo anteriormente expuesto, cuando el examinador realizó el análisis para determinar si el signo pretendido encuadraba en algunas de las causales de inadmisibilidad, por afectar los derechos de un tercero, la causal del artículo 21 que debió aplicar es la enunciada en la literal c) y no la enunciada en la literal a) (…)

»… La Sala soslaya por completo la protección especial de la que gozan las marcas notorias y se circunscribe a establecer que “[…] no existe posibilidad de alguna confusión gráfica, fonética ni ideológica en el consumidor (…)

»… Estos límites, de otra naturaleza –según se desarrollará en el sub-motivo de violación de ley de la literal “c” del artículo 21 objeto de análisis, tienen la finalidad de impedir el registro de una marca que afecten marcas notorias anteriores. Ello porque la ausencia de esta prohibición permitiría precisamente que cualquier tercero posterior pueda hacerse para sí de una marca que, aunque no genere riesgo de confusión (por incluir una denominación diferente, como en este caso), por otro lado se permita que sí afecte la fuerza distintiva y constituya un aprovechamiento de la notoriedad de las marcas notorias (…) En ello radica justamente el régimen del derecho de marcas: en establecer un régimen que permite a los consumidores distinguir un producto o servicio de otro; y, por otro lado, de otorgar la protección necesaria a los titulares de marcas para que conserven esa distintividad que les permite distinguirse en el mercado para competir y, por lo mismo, para beneficio del consumidor (…)

»… Así, en el caso concreto, no puede sobreponerse un elemento (denominativo) sobre el otro (diseño), por el hecho de que el elemento denominativo sea diferente al elemento del diseño; el conflicto se materializa sobre el elemento del diseño y no sobre el denominativo, de manera que el solicitante tiene el derecho de solicitar el registro de ese mismo signo denominativo, pero sin que el signo incorpore un diseño que afecte la marca notoria de mi representada (…)

»… Al respecto, la literal f) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial establece que (…)

»… Para establecer las razones por las cuales la Sala sentenciadora realizó una aplicación indebida de la regla que antecede, es importante establecer los factores que deben de aplicarse para casos en los que uno de los signos en conflicto es una marca notoria, tal y como resulta ser las marcas de mi mandante, “COCA-COLA (…)

»… Por su parte, el artículo 29 literal h) de la Ley de Propiedad Industrial establece que, en caso de que uno de los signos en conflicto sea una marca notoria –como las marcas “COCA-COLA” propiedad de mi mandante-, el otro signo en conflicto debe ser clara y fácilmente diferenciable de aquella marca notoria, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la marca notoria.

»… En el caso que nos ocupa, del análisis realizado por la Sala Sentenciadora, se colige que ésta determinó que los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado, porque a criterio de la Sala, no existe posibilidad de confusión entre los signos en conflicto Es decir, que la Sala resuelve declarar sin lugar la demanda promovida por mi mandante, ante la ausencia de cualquier posibilidad de confusión entre los signos en conflicto.

»… La aplicación indebida de la literal “f)” del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, deviene de que la Sala sentenciadora equivoca el contenido, finalidad y espíritu del supuesto normativo, puesto que resuelve el conflicto entre marcas notorias, “COCA-COLA” y el signo pretendido, “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES”, con base en que no existe “posibilidad alguna de confusión”. La Sala aplica el factor de “posibilidad de confusión” entre los signos en conflicto, como si ese fuese el factor determinante para resolver los conflictos cuando una marca de los signos en conflicto es notoria, y la otra no lo es.

»… Así, la Sala Sentenciadora no realiza un análisis lógico-jurídico, respecto a la institución o factor del “aprovechamiento injusto de la notoriedad”, la cual constituye uno de los límites fundamentales del régimen del derecho de marcas. Tampoco realizó un análisis lógico jurídico respecto de la institución o factor del “debilitamiento o afectación de la fuerza distintiva”, que constituye otro limite fundamental que permite la coexistencia pacífica de marcas. La Sala calificó las marcas notorias “COCA-COLA”, como si estas fuesen usuales y en consecuencia realizó el examen de la institución o factor de confusión entre signos. Por consiguiente, la Sala subsume los hechos en una norma cuyo supuesto de hecho no regula el tratamiento de las marcas notorias (…)

»… Por el contrario, en el presente caso, si la Sala hubiese realizado el análisis fáctico mediante una calificación jurídica adecuada, hubiese arribado a la conclusión de que, efectivamente, al tratarse de un conflicto involucrando marcas notorias –las marcas “COCA-COLA”- y el signo pretendido –“CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES”-, que no es una marca notoria,la norma establecida en el artículo 29 literal f) resulta inaplicable al presente caso(…)

»… Con base en lo expuesto, también se suscita la consecuencia de que, la Sala sentenciadora, al determinar –equivocadamente- que no existe posibilidad alguna de confusión entre los signos en conflicto –donde se encuentra, por un lado, las marcas notorias “COCA-COLA” propiedad de mi mandante, como marcas afectadas, y por el otro, el signo pretendido “CIEGO MONTERO TU KOLA Y DISEÑO A COLORES”, restringió el análisis comparativo de las marcas en conflicto, puesto que omitió analizar el examen del factor de “aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas “COCA-COLA” afectadas”, y, además, el examen del factor de “debilitamiento o afectación de la distintividad de las marcas notorias afectadas “COCA-COLA”, debiendo haber aplicado el artículo 29 literal h) y al artículo 21 literal c) de la Ley de Propiedad Industrial, según se expuso en el submotivo de fondo de interpretación errónea del artículo 21 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial. Es decir, la Sala, al aplicar indebidamente la literal f) de la Ley de Propiedad Industrial (cuando no debía aplicarlo) provocó que el análisis del artículo 21 literal “b)” se hiciera de manera restrictiva, limitando con ello la correcta interpretación de éstos tal y como se enuncia en los sub-motivos que se desarrollan en los apartados relacionados que confirman la presente casación (sic)…».

Alegaciones

ElMinisterio de Economía, al evacuar la audiencia conferida manifestó: «…Aplicación indebida de la literal a) del artículo 21de la Ley de Propiedad Industrial Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.

»Al respecto manifiesta la entidad recurrente que la Sala Sentenciadora, por medio de su resolución recurrida, aplicó al caso concreto la causal de inadmisibilidad de una marca por derecho de terceros contenida en la literal a) del artículo 21. Esta causal recoge el siguiente supuesto de hecho: cuando el signo posterior cuyo registro se pretenda inscribir sea “idéntico o similar o una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios...”. Sin embargo, dicha causal únicamente aplica cuando el signo de un tercero que resulta afectado es una marca usual y no cuando esta es una marca notoriamente conocida.

»El Ministerio de Economía, se pronuncia al respecto en el sentido que el sub motivo alegado por la entidad recurrente, es improcedente en virtud que el artículo 21 literal a) de la Ley de la materia se refiere a marcas en general y siCOCA COLAes una marca la prohibición también es aplicable a la misma.

»Si bien es cierto que la marcaCOCA COLA,es conocida ampliamente en el ámbito comercial, no basta con decir que la misma esnotoriamente conocida, sino que es necesario demostrarlo y para el efecto no existe dentro de la actuaciones un certificado extendido en Guatemala que así lo diga, como para tomarlo en cuenta a la hora de elaborar una resolución, consecuentemente la Sala Sexta del Tribunal de lo contencioso Administrativo no tuvo a la vista dicha certificación, como para tomarla en cuenta. Además aunque la hubiese tenido el sentido de la resolución no hubiese cambiado, toda vez que la marca solicitadaCIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES, es completamente diferente a la marcaCOCA COLA, propiedad de la entidad recurrente (…)

»…Sub motivo iii) Aplicación indebidade la literal f) del artículo 29 del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas. Ley de Propiedad Industrial (…)

»La entidad recurrente insiste en la notoriedad de la marcaCOCA COLA, sin haber presentado certificado que así lo diga, extendido en Guatemala y que restringió el análisis comparativo de las marcas en conflicto al no aplicar la literal c) del artículo 21 y literal h) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial (…) sin embargo es de hacer notar que al no contar con certificación respectiva que demuestre que la marcaCOCA COLAes notoriamente conocida en el ámbito comercial, se hubiese aplicado erróneamente dichas normas, por consiguiente la aplicación de normas por parte de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la sentencia recurrida es correcta (sic)…».

La Procuraduría General de la Naciónargumentó: «…APLICACIÓN INDEBIDA DE LA LEY: Del análisis de la sentencia de mérito, se puede evidenciar que la Honorable Sala Sexta no incurrió en el yerro denunciado de Aplicación Indebida de Literal a) del artículo 21 y f) artículo 29, ambos de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que la marca “CIEGO MONTERO TUOLA Y DISEÑO A COLORES”, objeto del proceso y la marca registrada por la demandante contienen características distintas, lo que hace aplicable las normas denunciadas por la recurrente, e imposible que se configure el yerro denunciado todo esto, lleva a que la Honorable Corte Suprema de Justicia Cámara Civil no cuente con elementos facticos y legales para poder acceder a las pretensiones del interponente del recurso, tomando en cuenta Señores Magistrados que el Recurso de Casación es un Recurso eminentemente Técnico y riguroso (sic)…».

La entidadLos Portales, Sociedad Anónima, a pesar de estar notificada en el lugar señalado, no compareció a evacuar audiencia.

I.2 Violación de ley por inaplicación

La entidadTHE COCA-COLA COMPANY,de Estados Unidos de Américaexpuso: «…A continuación, se desarrollan los motivos por los cuales se estimaVIOLADO POR OMISIÓNel inciso c) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial. Concretamente, la Sala Sentenciadora debió aplicar dicho inciso como consecuencia de una debida calificación de los hechos: al establecer que las marcas objeto de análisis gozan de la calidad de notorias, dicho inciso establece claramente que el examen a realizarse es la determinación sobre si su uso causaría una afectación o debilitamiento a la fuerza distintiva y/o encuadraría un aprovechamiento injusto de la notoriedad e la marca.

»… el tribunal, al fundamentar su decisión, no emplea las normas jurídicas pertinentes aplicables a los hechos controvertidos (…)

»… La literal c) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial establece:“Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, deuna marca notoriade un tercero,aunque no esté registrada (…)

»… Como fue relacionado en el apartado anterior, la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Guatemala, en la sentencia recurrida, únicamente limita a indicar que la causal aplicable para realizar el examen de inadmisibilidad de una marca por afectar derecho de terceros, es aquella contenida en la literal a) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, sin hacer referencia alguna a la causal contenida en la literal c) de dicho cuerpo normativo (…)

»… Una vez demostrado que la Sala Sentenciadora no aplicó la literal c) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, es imperativo analizarlos efectos de su aplicación, en concreto como hubiera permitido que la Sala Sentenciadora llegará a un resultado distintoal dictar la sentencia impugnada. Para demostrar lo anterior, es necesario analizar los diferentes presupuestos contenidos en la norma en cuestión para, posteriormente, por medio de un silogismo, deducir las conclusiones que evidencien un sentido diferente del fallo respecto del que ha quedado plasmado en la sentencia impugnada.

»… Primero, la imitación no debe ser total sino la ley admite que sea efectuada también en forma parcial, es decir que puede consistir sólo de una parte del todo; además, eso implica que la imitación puede materializarse mediante a modo de semejanzas como parte de un esfuerzo por hacer algo mismo que otro o para asemejarse a otro. Específicamente, esta imitación se comprueba en el análisis realizado en el apartado respectivo de este memorial, como parte de la explicación de verificación de la interpretación errónea de la literal b) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial (…) Para determinar elsegundo punto, la Sala sentenciadora debe realizar un análisis cualitativo de los efectos de la imitación parcial que constituye el signo “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES” de los elementos notorios que componen las marcas notoriamente conocidas de mi representada.

»… La sala Sentenciadora, por no haber aplicado la causal de prohibición de registro por afectación a derechos de terceros enunciada en la literal c) del artículo 21, VIOLÓ POR OMISIÓN dicho artículo. Ello porque no efectuaron los análisis anteriores y, en consecuencia, no contaba con el fundamento fáctico y legal necesario para concluir que el signo “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES” contiene elementos gráficos que imitan parcialmente elementos notorios de las marcas notoriamente conocidas de mi representada (…)

»… Al amparo del artículo 21 literal c) de la Ley de Propiedad Industrial, la Sala Sentenciadora estaba obligada a tomar en cuenta las dos instituciones jurídicas que forman parte del análisis necesario para determinar si esa coexistencia es o no posible entre el signo pretendido y la marca notoriamente conocida de mi representada, a saber: si se configura o no aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas propiedad de mi mandante, THE COCA-COLA COMPANY, POR PARTE DEL SIGNO PRETENDIDO “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES”, solicitada por LOS PORTALES, S.A., o bien si se configura o no un debilitamiento o afectación de la fuerza distintiva de las marcas NOTORIAS, propiedad de mi mandante, que causaría el otorgamiento del registro del signo pretendido, “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES”.

»… Por lo anterior, la Sala Sentenciadora omitió observar y considerar estas dos instituciones jurídicas inmersas en la norma, al dictar la resolución recurrida; cuando jurídicamente estaba obligado a ello, razón por la cual se actualizó el sub-motivo de violación de ley de la literal c) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial.

»… De haber analizado dichas instituciones jurídicas la Sala sentenciadora hubiera advertido que la inclusión de elementos gráficos que imitan parcialmente los elementos notorios que componen las marcas notoriamente conocidas de mi representada encuadra en unaprovechamiento injusto de la notoriedadde las mismas. Lo anterior debido a que los elementos notorios de las marcas de mi representada que reproduce el signo pretendido son: 1) la cintilla dinámica, 2) letra estilizada “espenceriana”; y 3) la disposición de los colores en los diseños. Así, con la imitación de dichos aspectos, el signo pretendido únicamente busca aprovecharse parasitariamente de la fama de la notoriedad de las marcas notorias de mi representada, porque con ellos busca apropiarse para sí de características particulares que sólo pueden formar parte de los diseños de las marcas notorias de mi mandante, y éstos no pueden ser objeto de apropiación por parte de un tercero, por el simple hecho de que la denominación (elemento denominativo es distinto (…)

»… El hecho de que el signo pretendido imite parcialmente los elementos gráficos notorios de las marcas notorias de mi representada son motivos suficientes para establecer que el mismo no es admisible por afectar los derechos de las marcas notorias de mi representada (…) Por lo anteriormente expuesto, de haberse aplicado la literal c) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, la Sala Sentenciadora hubiese llegado a las siguientes conclusiones:

»… El signo “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES” pretendido en clase treinta y dos (32) contieneelementos gráficos queconstituyen una imitación parcial de los elementos notoriosque componen las marcas notoriamente conocidas de THE COCA-COLA COMPANY, las cuales fueron individualizadas en el apartado respectivo.

»… La inclusión de elementos gráficos que imitan parcialmente loselementos notoriosque componen las marcas notoriamente conocidas de mi representada encuadra en unaprovechamiento injusto de la notoriedad.

»… La inclusión de elementos gráficos que imitan parcialmente loselementos notoriosque componen las marcas notoriamente conocidas de mi representada causa unaafectación y debilitamiento la fuerza distintiva de las marcas notorias propiedad de THE COCA-COLA COMPANY (…)

»… Si la Sala Sentenciadora hubiese aplicado el literal c) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, la Sala hubiera advertido que el signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES”, en clase treinta y dos (32), no puede ser inscrito por afectar los derechos de un tercero, ya que el signo pretendido reproduce elementos gráficos que imitan parcialmente elementos notorios que componen las marcas notoriamente conocidas propiedad de THE COCA-COLA COMPANY. Por lo anteriormente expuesto,el signo pretendido no puede ser inscrito porqueencuadra en un aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas propiedad de mi representada, así como causa un debilitamiento y afectación de su fuerza distintiva (…)

»… porque la sentencia VIOLÓ LA LEY POR OMISIÓN: estimándose que NO SE APLICÓ el artículo 29 literal h) de la Ley de Propiedad Industrial (…)

»… Este sub-motivo se configura simultáneamente cuando se presenta el sub-motivo de aplicación indebida (el cual se configura de acuerdo con los argumentos detallados en el apartado respectivo), pues, habiendo aplicado –indebidamente- la Sala Sentenciadora, una norma que no era pertinente (literal f) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial), dejó de aplicarse una de las reglas que correspondía (literal a) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial) (…)

»… La Sala Sentenciadora omite analizar la esencia de los signos en conflicto, y tener en cuenta los elementos gráficos notorios imitados parcialmente por el signo pretendido, como factor determinante para dirimir la controversia. Entre ellos cabe destacar: el uso de la cintilla dinámica propio del registro marcario guatemalteco 23573; estilo de letra de la marca “COCA-COLA” y, el tipo de letra “espenceriana”, y la disposición en el uso de los colores rojo y blanco incorporado en la imitación parcial. de los elementos gráficos notorios (…)

»… De la lectura anterior, los honorables Magistrados de esta Corte podrán advertir que la Sala Sentenciadora al citar el artículo 29 de la Ley de Propiedad Intelectual, realizó su análisis aplicando todas las reglas contenidas en dicho artículo, incluyendo su literal a). Sin embargo, la Sala no aplicó ni interpretó al caso concreto la literal a), a pesar de ser aplicable, ya que dicha norma contiene la regla que establece que debe darse preferencia al signo protegido sobre el que no lo está (…)

»… Si la Sala Sentenciadora hubiese aplicado el literal a) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, la Sala hubiera advertido que se le debe de dar preferencia a la marca protegida notoria “COCA-COLA”, sobre el signo pretendido, que no es una marca notoria y que no esta registrado en Guatemala. Así, se debía dar preferencia a resaltar el hecho que el signo pretendido imita parcialmente elementos gráficos notorios propios de la marca “COCA-COLA”, lo cual verifica el supuesto de irregistrabilidad del signo pretendido por aprovechamiento injusto de la notoriedad de la marca “COCA-COLA” en el signo pretendidos, así como debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca (…) Por tanto, procede rechazar a trámite el registro del signo pretendido, toda vez que el mismo no puede coexistir pacíficamente en el mercado con la marca notoria “COCA-COLA” (…)

»… De esa suerte, la Sala Sentenciadora concluye que como los consumidores de los productos que serían amparados por los signos en conflicto, podrían distinguir visualmente los productos que amparan las marcas, por las diferencias presentes en éstas, luego no se configurael factor de “aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas “COCA-COLA” por parte de signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLAY DISEÑO A COLORES”. Sin embargo, el examen para verificar dicho factor que se debió aplicar en la sentencia conforme el artículo 29 literal h) de la Ley de Propiedad Industrial semide a partir de la incorporación de los elementos gráficos notorios de la marca “COCA-COLA” en el signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES”,y no a partir de la posibilidadque los consumidores tengan la capacidad intelectual de discernir entre un producto “COCA-COLA” y un producto “TUKOLA”. Por tanto, la Sala Sentenciadora no aplicó correctamente el artículo 29 literal h) de la Ley de Propiedad Industrial; y, por el contrario, practicó examen limitado (e ilegal) para dirimir un conflicto entre marcas que son notorias y un signo que no es notoria, ignorando la observancia del citado artículo (…)

»… Sin embargo, el examen para verificar dicho factor que se debió aplicar en la sentencia conforme el artículo 29 literal h) de la Ley de Propiedad Industrialse mide a partir de la incorporación de los elementos gráficos notorios de la marca “COCA-COLA” en el signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES” y no a partir de la mera incorporación de una combinación de colores blanco y roja en dicho signo, como equivocadamente sostiene la Sala Sentenciadora.

»… Por un lado, mi mandante nunca fundamentó la procedencia de la demanda por la “mera” combinación de colores rojo y blanco en el signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES”. Por otro lado, la sala omite ponderar la incorporación de los elementos gráficos notorios propios de las marcas notorias “COCA-COLA” en el signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES”, como elemento para examinarel factor de “aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas “COCA-COLA” por parte de signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLAY DISEÑO A COLORES” , pese a que constituye un fundamento toral de la demanda promovida por mi mandante.

»… la Sala Sentenciadora no aplicó el artículo 29 literal h) de la Ley de Propiedad Industrial; por el contrario, al momento de dictar sentencia, practicó un examen limitado (e ilegal) para dirimir un conflicto entre signos que son notorios y marcas que no son notorias, ignorando la observancia del citado artículo.

»… en ningún apartado de la sentencia la Sala Sentenciadora practica un examen lógico-jurídico respecto a que el signo objeto de litis, “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES” sea clara y fácilmente diferenciable de las marcas notorias “COCA-COLA”,al grado que elloimpida cualquier posibilidadde que se configure el factor de “aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas“COCA-COLA” por parte del signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES” (…) Por el contrario, la Sala Sentenciadora efectúa un examen escueto y limitado, carente de fundamentación fáctica y motivación legal requerida,a partir de la presunción que un consumidor no podría confundirseentre un producto amparado por las marcas notorias “COCA COLA” y un producto amparado por el signo “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES”, y que esa presunción es suficiente para que no se configure elfactor de “aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas “COCA-COLA”.

»… el legislador no estableció en el artículo 29 literal h) que la verificación delfactor de “aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas” se determine a partir de la posibilidad que el consumidor pueda diferenciar entre un producto identificado por la marca notoria afectada, y un producto identificado con el signo objeto de litis. Por el contrario, la verificación delfactor de “aprovechamiento injusto de la notoriedadrequiere, para el caso en concreto, que la Sala Sentenciadora haya efectuado un examen respecto de la incorporación de los elementos gráficos notorios propios de las marcas notorias “COCA-COLA” en el signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES”, y como la incorporación de dichos elementos notorios configuran elel factor de “aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas “COCA-COLA” por parte de signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES”, que impide que el signo objeto de litis sea registrado (…)

»… En el artículo citado establece que para que un tribunal decida que la marca objeto de litis y la marca notoria afectada puedan coexistir en el mercado, sin afectar los derechos especiales que se desprenden de la notoriedad de ésta última, debe determinar:

»i.Que uno de los dos signos en conflicto sea una marca notoria;

»ii.Que el signo objeto de litis seaclara y fácilmente diferenciablede la marca notoria; a efecto que,

»iii. Lo anterior evite toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria en conflicto con la marca objeto de litis.

»… Para que la autoridad que examina la similitud de dos signos en conflicto pueda concluir que se determina lo anterior para dirimir el conflicto y decidir sobre la coexistencia del signo objeto de litis y la marca notoria afectada, debe analizar diferentes aspectos para cada uno de ellos, a saber:

»iv. Para determinar que una de las marcas en conflicto es notoria: debe de verificar la presencia de una marca notoria en el conflicto;

»v. Para verificar que el signo objeto de litis sea clara y fácilmente diferenciable de la marca notoria afectada: se debe de verificar que no exista ninguna posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria en conflicto, con la marca objeto de la litis (…)

»… en el signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES”generarían en el consumidor, necesariamente,una asociación del signopretendido con los derechos subyacentes de mi mandante. El consumidor –al no poder comparar ambas marcas simultáneamente-, haría una relación del signo que tenga a su alcancecon aquel recuerdo del signo anteriormente percibido por sus características, es decir, con la marca notoria ampliamente conocida “COCA-COLA.” Lo más importante a considerar son las semejanzas, no así las diferencias.

»... La consecuencia que esa asociación generaría en la mente del consumidor implicaría, necesariamente, un aprovechamiento injusto de las marcas notorias “COCA-COLA” por parte del signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES” porque el solicitanteestá imitando e incorporando –parcialmente- elementos gráficos notorios que forman parte inexorable de las marcas notorias“COCA-COLA” en el signo pretendido. Primero, los acabados presentes en el estilo de letra de la marca “Coca-Cola”; esa imitación parcial se potencializa con el fondo rojo y letra y diseño en blanco propio de la marca notoria citada, imitando parcialmente en el signo objeto de litis “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES “; el tipo de letra y acabado de las letras (el estilizado en particular) (…) el signo pretendido,incorpora e imitala manera en la que consta la escritura de la primer letra C de la marca notoria “Coca-Cola”,que es un elemento notorio de dicha marca, aún y cuando sea de una manera un tanto más corta, es sustancialmente igual.

»… Si la Sala Sentenciadora hubiese aplicado el literal h) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, la Sala hubiera advertido que el signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES” encuadra en una aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas “COCA-COLA (…) lo que implica que el signo pretendido no puede ser objeto de registro ante el Registro de la Propiedad Intelectual, en clase treinta y dos del nomenclátor oficial marcario vigente en Guatemala (sic)…».

Alegaciones

ElMinisterio de Economíaargumentó: «…Violación de ley (omisión de aplicación)de la literal c) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.

»El relación al presente sub motivo de Violación de Ley por omisión, no es aplicable, en virtud de lo indicado en el sub motivo i) anterior, toda vez que no existe certificación extendida en Guatemala, que le pueda indicar al tribunal de lo contencioso Administrativo que tiene que aplicarlo, por consiguiente es aplicable la literal a) del Artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala (…)

»Como lo indica la entidad recurrente, la norma contenida en la literal a) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que debe darse preferencia al signo protegido sobre el que no lo está, sin embargo esto es cuando los signos son similares en grado de confusión y el calificador tiene duda, deberá darle preferencia al signo protegido sobre el que no lo está, en ese sentido la marcaREGISTRADA COCA COLAy el signo distintivoCIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES, son completamente diferentes, consecuentemente no había porque aplicar la norma indicada (…)

»…Sub motivo iv) Violación de ley (omisión de aplicación)de la literal h) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial del Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas.

»… El Ministerio de Economía difiere completamente de este argumento, toda vez que la marcaCOCA COLA, no tiene ninguna similitud capaz de confundir a los potenciales consumidores, con los productos que ampara la marcaCIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES, pues tanto el Registro de la Propiedad Intelectual como el Ministerio de Economía, son contestes en el análisis de las marcas en conflicto, pues ambas instituciones son de la idea que la marca pretendía no está aprovechándose injustamente de la marca registrada, en principio porque la marca solicitadano se ha registradoy segundo porque lanotoriedad no ha sido demostrada mediante certificación que así lo indique, extendida en Guatemala; en tercer lugar porque si la marca registradaCOCA COLAfuera declarada notoriamente conocida,la marca solicitada es completamente diferentea la supuesta marca notoria (sic)…».

LaProcuraduría General de la Naciónargumentó: «…De la sentencia de marras se puede establecer que la Honorable Sala Sexta no aplico como la norma atinente al caso concreto el Literal c) del artículo 21 y h) artículo 29 ambos de la Ley de Propiedad Industrial. Mi representada considera que la norma denunciada por inaplicación no es atinente al caso en concreto del cual se examinó la juridicidad, toda vez que la marca no encuadra dentro de los presupuestos legales de las normas denunciadas de inadmisibilidad por derechos de terceros por lo que es inaplicable e insuficiente para configurar el yerro denunciado y desvanecer lo sostenido por el Ministerio y la Sala Sentenciadora (sic)…».

La entidadLos Portales, Sociedad Anónimaa pesar de estar notificada en el lugar señalado, no compareció a evacuar audiencia respectiva.

Análisis de la Cámara

La violación de ley por inaplicación, se configura cuando se comete una infracción en la actividad intelectual del juzgador, quien al fundamentar su decisión no aplica la norma que contiene los supuestos jurídicos que resuelven la controversia.

La aplicación indebida de la ley, ocurre cuando el juzgador si bien utiliza un precepto legal, el mismo no contiene el supuesto jurídico que es pertinente para resolver el caso sometido a su consideración.

En ambos casos, dichas infracciones deben ser determinantes para resolver lalitis.

Por la forma en la que fueron planteados los submotivos y por la relación que guardan entre sí, esta Cámara, estima importante acotar que acorde a la reiterada doctrina emitida para la aplicación indebida de la ley, en la cual se ha indicado que se hace necesario, que tal tesis se complemente con la denuncia de la violación de ley por inaplicación, se procede a realizar un análisis conjunto y efectuar los pronunciamientos correspondientes, en el siguiente orden:

i.La aplicación indebida del artículo 29 inciso f) de la Ley de Propiedad Industrial complementándola con la denuncia de la violación por inaplicación de los incisos a) y h) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial; yii.La aplicación indebida del articulo 21 inciso a) de la Ley de Propiedad Industrial complementándola con la denuncia de la violación de ley por inaplicación del artículo 21 inciso c) de la Ley de Propiedad Industrial.

Con respecto a la aplicación indebida del articulo 29 inciso f) de la Ley de Propiedad Industrial, la entidad casacionista argumentó: «…Al respecto, la literal f) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial establece que (…) Para establecer las razones por las cuales la Sala sentenciadora realizó una aplicación indebida de la regla que antecede, es importante establecer los factores que deben de aplicarse para casos en los que uno de los signos en conflicto es una marca notoria, tal y como resulta ser las marcas de mi mandante, “COCA-COLA (…)

»… La aplicación indebida de la literal “f)” del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, deviene de que la Sala sentenciadora equivoca el contenido, finalidad y espíritu del supuesto normativo, puesto que resuelve el conflicto entre marcas notorias, “COCA-COLA” y el signo pretendido, “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES”, con base en que no existe “posibilidad alguna de confusión”. La Sala aplica el factor de “posibilidad de confusión” entre los signos en conflicto, como si ese fuese el factor determinante para resolver los conflictos cuando una marca de los signos en conflicto es notoria, y la otra no lo es (sic)…».

Previo a realizar las consideraciones pertinentes, es necesario transcribir lo considerado por la Sala sentenciadora, en relación al precepto jurídico denunciado: «…al tener a la vista ambos signos en su conjunto que comprende sus denominaciones, gráficos, colores y características, se establece que el consumidor de los productos podrían distinguir visualmente los productos que amparan las marcas, ya que poseen suficientes diferencias entre sí, por lo que no existe riesgo de asociación o relación entre ellas, a un aprovechamiento alguno del prestigio que denuncia como agravio la entidad demandante (…) Por otra parte, ideológicamente o desde el punto de vista del origen empresarial, no existe riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que el consumidor identifica, conoce y sabe distinguir un producto de la marca “COCA-COLA” de otro producto que no sea de dicha marca (sic)…».

Esta Cámara, de lo expuesto por la casacionista y lo considerado por la Sala sentenciadora, establece que dicho precepto legal es uno de los pertinentes para resolver la controversia y su aplicación era necesaria para descartar los riesgos de confusión y/o asociación entre las marcas en pugna, ya que esto también fue tomado en cuenta cuando se analizaron los elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, por lo tanto, la supuesta infracción denunciada no se constituye, al determinarse que el inciso f) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial fue aplicado debidamente.

Ahora bien, en cuanto a la violación de ley por inaplicación de los incisos a) y h) del mismo precepto legal, la casacionista argumentó: «…porque la sentencia VIOLÓ LA LEY POR OMISIÓN: estimándose que NO SE APLICÓ el artículo 29 literal h) de la Ley de Propiedad Industrial (…)

»… Este sub-motivo se configura simultáneamente cuando se presenta el sub-motivo de aplicación indebida (el cual se configura de acuerdo con los argumentos detallados en el apartado respectivo), pues, habiendo aplicado –indebidamente- la Sala Sentenciadora, una norma que no era pertinente (literal f) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial), dejó de aplicarse una de las reglas que correspondía (literal a) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial) (…)

»… La Sala Sentenciadora omite analizar la esencia de los signos en conflicto, y tener en cuenta los elementos gráficos notorios imitados parcialmente por el signo pretendido, como factor determinante para dirimir la controversia. Entre ellos cabe destacar: el uso de la cintilla dinámica propio del registro marcario guatemalteco 23573; estilo de letra de la marca “COCA-COLA” y, el tipo de letra “espenceriana”, y la disposición en el uso de los colores rojo y blanco incorporado en la imitación parcial. de los elementos gráficos notorios. (…)

»…De esa suerte, la Sala Sentenciadora concluye que como los consumidores de los productos que serían amparados por los signos en conflicto, podrían distinguir visualmente los productos que amparan las marcas, por las diferencias presentes en éstas, luego no se configurael factor de “aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas “COCA-COLA” por parte de signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLAY DISEÑO A COLORES”. Sin embargo, el examen para verificar dicho factor que se debió aplicar en la sentencia conforme el artículo 29 literal h) de la Ley de Propiedad Industrial semide a partir de la incorporación de los elementos gráficos notorios de la marca “COCA-COLA” en el signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES”,y no a partir de la posibilidadque los consumidores tengan la capacidad intelectual de discernir entre un producto “COCA-COLA” y un producto “TUKOLA”. Por tanto, la Sala Sentenciadora no aplicó correctamente el artículo 29 literal h) de la Ley de Propiedad Industrial; y, por el contrario, practicó examen limitado (e ilegal) para dirimir un conflicto entre marcas que son notorias y un signo que no es notoria, ignorando la observancia del citado artículo (…)

»… Sin embargo, el examen para verificar dicho factor que se debió aplicar en la sentencia conforme el artículo 29 literal h) de la Ley de Propiedad Industrialse mide a partir de la incorporación de los elementos gráficos notorios de la marca “COCA-COLA” en el signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES” y no a partir de la mera incorporación de una combinación de colores blanco y roja en dicho signo, como equivocadamente sostiene la Sala Sentenciadora.

»… la Sala Sentenciadora no aplicó el artículo 29 literal h) de la Ley de Propiedad Industrial; por el contrario, al momento de dictar sentencia, practicó un examen limitado (e ilegal) para dirimir un conflicto entre signos que son notorios y marcas que no son notorias, ignorando la observancia del citado artículo (…)

»… el legislador no estableció en el artículo 29 literal h) que la verificación delfactor de “aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas” se determine a partir de la posibilidad que el consumidor pueda diferenciar entre un producto identificado por la marca notoria afectada, y un producto identificado con el signo objeto de litis (sic)…».

Previo a realizar las declaraciones pertinentes, es necesario transcribir lo considerado por la Sala sentenciadora, para establecer si efectivamente los preceptos jurídicos fueron omitidos: «…mientras que el término “COLA” es de la marca ya registrada de la entidad demandante, siendo que aunque dicho elemento aparezca incluido dentro del signo, dicho elemento no es propiedad exclusiva de la entidad demandante, ya que término “COLA” es un sustantivo común. Por otra parte, fonéticamente se establece que las marcas tienen suficientes diferencias, ya que la pronunciación de la marca ““CIEGO MONTERO TUKOLA” en compareció con “COCA.COLA” difieren totalmente, de igual forma sucede con la impresión gráfica que tiene muchas diferencias. Por otra parte, es de tomar en consideración que la variada gama de colores que componen el diseño de la marca “CIEGO MONTERO TUKOLA”, le otorgan un elemento distintivo claramente diferenciador, por lo que los motivos de inconformidad alegados por la entidad actora en la demanda no implica que la marca que se solicita implique in aprovechamiento injusto de la notoriedad de la marca “COCA-COLA” y el prestigio de la misma, únicamente por incorporar ambas marcas los colores rojo y blanco, circunstancia que no implica un debilitamiento de la fuerza distintiva(sic)…».

Esta Cámara, de lo expuesto por la casacionista y lo considerado por la Sala sentenciadora, establece que los incisos del precepto jurídico denunciado no fueron omitidos por la Sala en sus consideraciones, esto debido a que del contenido del mismo se establece que trae los conceptos que regulan los mismos, tales como la “notoriedad” de las marcas en conflicto y que existía suficiente “elemento distintivo claramente diferenciador” para la subsistencia de ambas, así como la preferencia con que cuentan los signos ya protegidos, cuando considera: «…mientras que el término “COLA” es de la marca ya registrada de la entidad demandante, siendo que aunque dicho elemento aparezca incluido dentro del signo, dicho elemento no es propiedad exclusiva de la entidad demandante, ya que término “COLA” es un sustantivo común(sic)…». Por lo tanto, al quedar evidenciado que los incisos contenidos en el artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial fueron aplicados, la supuesta omisión denunciada deviene improcedente.

Ahora bien, en cuanto a la aplicación indebida del artículo 21 inciso a) de la Ley de Propiedad Industrial, la entidad casacionista argumenta que: «…En este caso la Sala Sentenciadora, por medio de su resolución recurrida, aplicó al caso concreto la causal de inadmisibilidad de una marca por derechos de tercero contenida en la literal a) del artículo 21. Ésta causal recoge el siguiente supuesto de hecho: cuando el signo posterior cuyo registro se pretenda inscribir sea “idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios …”. Sin embargo, dicha causalúnicamente aplicacuando el signo de un tercero que resulta afectado es unamarca usual y no cuando ésta es una marca notoriamente conocida.

»…Con la prueba ofrecida dentro de las actuaciones que obran en autos en el Proceso Contencioso Administrativo, quedó demostrado que las marcas de mi representada y los elementos que las componen son marcas notoriamente conocidas; demostrado con apego a los criterios de notoriedad establecidos en el Reglamento de Propiedad Intelectual(…)

»…Por lo anteriormente expuesto, cuando el examinador realizó el análisis para determinar si el signo pretendido encuadraba en algunas de las causales de inadmisibilidad, por afectar los derechos de un tercero, la causal del artículo 21 que debió aplicar es la enunciada en la literal c) y no la enunciada en la literal a)(sic)…».

La Sala al fundamentar su decisión consideró: «…Por lo que al determinarse que el artículo 21 literal a) de la Ley de Propiedad Industrial regula que: “… a) Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial (…) Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si haya imitación (…) este Tribunal es del criterio que el órgano administrativo demandado al emitir la resolución controvertida no es violatoria a las normas de derechos que alega la demandante, por lo que, luego de la apreciación de los hechos, se estima que no existe posibilidad alguna de confusión gráfica, fonética ni ideológica en el consumidor, siendo que la marca “CIEGO MONTERO TUKOLA” tiene características de originalidad, distintividad y especialidad, circunstancias que permiten diferenciar a los consumidores los productos, por lo que el registro de la marca “CIEGO MONTERO TUKOLA” en la clase treinta y dos, no causa ningún tipo de agravio y/o afectación a los derechos e intereses de la entidad The Coca-Cola Company, puesto que no configuraría una violación de los derechos marcarios ya inscritos de la entidad demandante, siendo que el órgano administrativo demandado hizo una correcta interpretación y aplicación de la normativa invocada en que se fundamenta su decisión (sic)…».

Previo a realizar las consideraciones pertinentes, resulta necesario transcribir el contenido del inciso a) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, impugnado, el cual literalmente indica: «…Articulo 21.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. No podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo cuando ello afecte algún derecho de tercero (…) se mencionan los siguientes casos: (…) a) Si el signo es idéntico o similar a una marca o una expresión de publicidad comercial registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión o crear un riesgo de asociación con esa marca o expresión de publicidad comercial…».

Esta Cámara, de lo expuesto por la entidad casacionista y las consideraciones efectuadas por la Sala al respecto y el contenido de la norma que se denuncia como infringida determina que, en el presente caso, el objeto de lalitisdentro del proceso contencioso administrativo, versó en establecer la procedencia o no de la inscripción de la marca Ciego Montero Tukola y Diseño a Colores, debido a que mediante la oposición de dicha inscripción, planteada por la ahora casacionista, argumentó que existían similitudes o semejanzas que impedían la inscripción del signo pretendido, el cual es conteste con lo considerado en el fallo impugnado, en el que se estableció que no existía posibilidad alguna de confusión grafica, fonética ni ideológica del producto que ampara la marca Ciego Montero Tukola y Diseño a Colores, que pudiera causar algún riesgo de confusión o asociación del consumidor con la marca Coca-Cola, propiedad de la casacionista.

Por lo tanto, este Tribunal de casación establece que el submotivo de aplicación indebida del inciso a) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, debe desestimarse, debido a que dicho precepto jurídico es el pertinente para dirimir la controversia, debido a que la controversia, tanto administrativa como contenciosa, así como la plataforma fáctica, giró en torno a establecer la procedencia o no, de la inscripción de la marca en conflicto:CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES.

Asimismo, la casacionista pretendía complementar la aplicación indebida del inciso a), con la violación por inaplicación del inciso c) ambos del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial, para el efecto expuso: «…A continuación, se desarrollan los motivos por los cuales se estimaVIOLADO POR OMISIÓNel inciso c) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial. Concretamente, la Sala Sentenciadora debió aplicar dicho inciso como consecuencia de una debida calificación de los hechos: al establecer que las marcas objeto de análisis gozan de la calidad de notorias, dicho inciso establece claramente que el examen a realizarse es la determinación sobre si su uso causaría una afectación o debilitamiento a la fuerza distintiva y/o encuadraría un aprovechamiento injusto de la notoriedad e la marca.

»… el tribunal, al fundamentar su decisión, no emplea las normas jurídicas pertinentes aplicables a los hechos controvertidos (…)

»…La literal c) del artículo 21 de la Ley de Propiedad Industrial establece:“Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, deuna marca notoriade un tercero,aunque no esté registrada…».

Previo a realizar las declaraciones pertinentes, es necesario transcribir lo considerado por la Sala sentenciadora, para establecer si efectivamente el inciso del precepto jurídicos denunciado fue omitido: «…mientras que el término “COLA” es de la marca ya registrada de la entidad demandante, siendo que aunque dicho elemento aparezca incluido dentro del signo, dicho elemento no es propiedad exclusiva de la entidad demandante, ya que término “COLA” es un sustantivo común. Por otra parte, fonéticamente se establece que las marcas tienen suficientes diferencias, ya que la pronunciación de la marca ““CIEGO MONTERO TUKOLA” en compareció con “COCA.COLA” difieren totalmente, de igual forma sucede con la impresión gráfica que tiene muchas diferencias. Por otra parte, es de tomar en consideración que la variada gama de colores que componen el diseño de la marca “CIEGO MONTERO TUKOLA”, le otorgan un elemento distintivo claramente diferenciador, por lo que los motivos de inconformidad alegados por la entidad actora en la demanda no implica que la marca que se solicita implique in aprovechamiento injusto de la notoriedad de la marca “COCA-COLA” y el prestigio de la misma, únicamente por incorporar ambas marcas los colores rojo y blanco, circunstancia que no implica un debilitamiento de la fuerza distintiva(sic)…».

Esta Cámara, de lo expuesto por la casacionista y lo considerado por la Sala sentenciadora, establece que el inciso del precepto jurídico denunciado no fue inaplicado por la Sala en sus consideraciones, esto queda evidenciado cuando manifiesta que la inconformidad alegada,no implica un aprovechamiento injusto de la notoriedad y determina también que la marca a inscribir no es susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la ya inscrita, por lo que no existe la supuesta omisión denunciada, lo que ocasiona que la violación de ley por inaplicación de este precepto legal, deba ser declarada improcedente.

CONSIDERANDO II

Interpretación errónea de la ley

Con respecto a este submotivo, la entidad recurrente expuso: «…estimándose INTERPRETADO ERRONEAMENTE el literal b) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial (…)

»… En el presente caso, la Sala Sentenciadora interpretó erróneamente la norma antes citada, pues en la Sentencia practica un análisis limitado a partir de dicha norma (…) Es decir, el examen de los signos en conflicto debe aplicarse a partir de la impresión gráfica, fonética e ideológica de los mismos, considerando, por un lado, que uno de los signos en conflicto es una marca notoria, por lo que se compone de elementos notorios que deben de ser tomados en consideración para examinar dicho signo en el examen de los signos en conflicto. Por el otro lado, la conclusión a la se arribe en Sentencia luego de practicado dicho examen de los signos en conflicto debe de considerar, además, que para que el signo objeto de litis pueda coexistir con la marca notoria afectada, el signo objeto de litis debe de ser clara y fácilmente diferenciable de la marca notoria, con el objeto de eliminar, así, toda posibilidad de aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria afectada, por parte del signo objeto de litis (…)

»…Así, en el presente caso, la Sala Sentenciadora limitó su análisis a la existencia de diferencias entre ambos signos, basando únicamente en la literal b) y no realizó un análisis de todos los elementos que componen a los signos en conflicto, arribando a la conclusión de que no existe un riesgo de confusión y/o asociación, ignorando los aspectos fundamentales de la litis, que es que, en el presente caso, la marca “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES incorpora, en su dimensión gráfica, elementos gráficos, que son una construcción a partir de una imitación parcial de elementos gráficos notorios propios de la marca notoria “COCA-COLA”, lo cual está prohibido por los artículos 21 literal c) y 29 literal h) de la Ley de Propiedad Industrial, provocando asi el signo pretendido “CIEGO MONTERO TU KOLA” un aprovechamiento indebido y un debilitamiento de la fuerza distintiva de la notoriedad de la marca “COCA-COLA” (…)

»… De esa cuenta, queda demostrado cómo la Sala le otorga un alcance, es decir un efecto, a la determinación de diferencias, que no es aquella delimitada y prevista por la ley. La existencia de diferencias, en sí mismas, no es suficiente para poder establecer la posibilidad de dirimir un conflicto entre un signo y una marca notoria, a partir de ausencia de confusión y/o asociación, sino que existen varios otros factores que debe aplicarse, los cuales están contenidos en todo el artículo 29 y 21 literal c) citados (…)

»… Con base en lo anteriormente expuesto, queda claroque, de haberse interpretado correctamente el literal b) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, esto es, en conjunción con la literal h) del mismo artículo, y el artículo 21 literal c) del mismo cuerpo normativo, el sentido de lasentencia dictada por la Sala Sentenciadora hubiera sido DISTINTO, puesto que hubiese llegado a la conclusión que las diferencias señaladas no son suficientes para determinar que el signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES” cuenta con suficiente distintividad y originalidad para ser objeto de registro debido a que es evidente que dicho signo imita parcialmente los elementos gráficos notorios de las marcas “CO CACOLA”, al grado de provocar un debilitamiento de la fuerza distintiva y aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas “COCA-COLA” (…)

»… estimándose INTERPRETADO ERRONEAMENTE el literal d) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial (…)

»… La literal “d)” del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, establece que: “Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;”

»… En el presente caso, la Sala Sentenciadora ha INTERPRETADO ERRONEAMENTE la norma antes citada, ya que en su fallo establece que el único elemento que es similar fonéticamente, al pronunciarse, es el término “KOLA”. Omite tomar en cuenta la composición jurídica de los signos en conflicto: son de naturaleza mixta por estar su fisonomía compuesta de un elemento denominativo y otro gráfico (…) La Sala sentenciadora, al momento de emitir la Sentencia recurrida, debió analizar los efectos que se desprenden a partir de las semejanzas de los diseños de ambos signos en conflicto, ya que el signo pretendido imita parcialmente elementos gráficos notorios de las marcas de mi representada (…)

»…La Sala sentenciadora erró en no establecer, que por ser los signos en conflicto mixtos, el análisis de semejanza debía realizarse tomando como base los elementos gráficos y denominativos de que se componen ambos signos en su conjunto, y no únicamente el elemento denominativo –de forma separada-.

»…En el caso que nos ocupa, no se encuentra en discusión el elemento denominativo del signo que se pretende, sino los elementos gráficos que componen el mismo, los cuales imitan parcialmente elementos notorios de la marcas “COCA-COLA” de mi representada que son:

»1) cintilla dinámica,

»2) Letra estilizada “espenceriana”; y

»3) la disposición de los colores en el diseño (…)

»…Con base en lo expuesto, la Sala sentenciadora interpretó erróneamente la literal d) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial debido a que únicamente centró su análisis en las semejanzas que tiene ambos signos en su elemento denominativo, desnaturalizando así dicha norma, dándole un efecto que no tiene, al omitir analizar las semejanzas en su dimensión gráfica, a las que le debe de dar toda la importancia. Siendo en la dimensión de la impresión gráfica del signo pretendido en donde se encuentran imitados parcialmente los elementos gráficos notorios –figurativos- relacionados de las marcas notoriamente conocidas “COCA-COLA” de mi representada, debieron haber sido analizadas esas semejanzas en su conjunto y no aisladamente como lo realizó la Sala sentenciadora: así, en la sentencia estableció, sin mayor análisis lógico-jurídico, que el hecho de que los signos en conflicto incorporen los colores rojo y blanco no son motivos suficientes para considerar que exista una afectación a la notoriedad especial de las marcas notorias “COCA-COLA” de mi mandante (…)

»…Con base en lo anteriormente expuesto, queda claroque, de haberse interpretado correctamente el literal d) del artículo 29, en conjunción con la literal b) del mismo artículo, el sentido dela sentencia dictada por la Sala Sentenciadora hubiera sido DISTINTO, puesto que hubiese llegado a la conclusión que el análisis de semejanzas realizado con base en la literal b) no solamente se limitaba a las semejanzas denominativas de los signos en conflicto, sino además debe tomarse en consideración el análisis de los elementos gráficos que contiene el signo pretendido los cuales imitan parcialmente elementos gráficos notorios de las marcas notoriamente conocidas propiedad de THE COCA-COLA COMPANY, siendo tal la similitud gráfica de dichos elementos que tiene como consecuencia el debilitamiento de la fuerza distintiva y aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas “COCA-COLA” de mi representada(sic)…».

Alegaciones

ElMinisterio de Economía, manifestó: «…El argumento anteriormente indicado se basa en que la interpretación de la literal b) del artículo 29 de la Ley de la Materia debe hacerse en armonía con la literal h) de dicho artículo (…)

»… Para desvirtuar este argumento, elMINISTERIO DE ECONOMÍA, considera queGRAFICAMENTEla marcaCOCA COLAmás los diseños que cada una tiene registrados y el signo distintivoCIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES(…) no poseen la similitud invocada que sea capaz de confundir a los potenciales consumidores, en virtud que la estructura de las mismas también difiere grandemente (…)

»Si como lo indica la entidad recurrente la literal b) y literal h) del artículo 29 de la Ley de la materia, deben estar en su análisis en coordinación, al no haber ninguna clase de similitud entre los signos en conflicto, la marca solicitadaCIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES, es clara y fácilmente diferenciable de la marcaCOCA COLA, por lo que el Ministerio de Economía ratifica sus argumentos vertidos en el proceso de lo contencioso administrativo y sigue siendo de la idea que entre los signos en conflicto, no hay similitud capaz de confundir a los potenciales consumidores, consecuentemente no hay un aprovechamiento indebido ni debilitamiento de una marca como lo esCOCA COLA.

»… El Ministerio de Economía, no está de acuerdo con lo manifestado por la entidad recurrente en elsub motivo vii, toda vez que si las marcas en su denominación no son similares, menos aún van a tener semejanzas analizadas en su conjunto, o sea con todo y los diseños correspondientes, pues como ya se indicó las marcas casi todas tienen diseños y los mismos son muy diferentes, que ni las personas mas distraídas podrían confundirse entre una marca y otra tomadas en su conjunto, toda vez que la marca COCA COLA tiene un diseño definido que difícilmente cambiaría, tal es el caso de las letras, que normalmente son cursivas y estilizadas; diseños de las botellas que contienen el producto; recuadros y círculos característicos de la marcaCOCA COLA, mismos que no se parecen con el diseño de la marca solicitadaCIEGO MONTERO TUKOLA, pues esta tiene un recuadro en forma vertical, un óvalo dentro del cual aparecen las palabrasCIEGO MONTEROy en la parte de abajo del recuadro la denominacióntu Kola, subrayada por una onda blanca, diseño que en su conjunto difícilmente podría confundir a alguna persona (sic)…».

LaProcuraduría General de la Nación, al evacuar audiencia conferida manifestó: «…al establecer en la sentencia de marras al considerar que la marca “CIEGO MONTERO TUOLA Y DISEÑO A COLORES”, objeto del proceso y la marca registrada por la demandante contienen características distintas, en esa virtud al no ser distinto la marca objeto del proceso con la de la recurrente, consideramos que la Honorable Sala Sexta intepretó al sentido literal de la norma dándole el contenido y alcances que se pueden sustraer de sus enunciados normativos ya que no posee semejanza que pueda confundir al consumidor (sic)…».

La entidadLos Portales, Sociedad Anónimaa pesar de estar notificada en el lugar señalado, no compareció a evacuar audiencia.

Análisis de la Cámara

La interpretación errónea de la ley, se configura cuando la Sala sentenciadora utiliza la norma pertinente para resolver la controversia, pero le otorga a la misma un sentido y alcance que no le corresponde. Dicha infracción debe ser determinante para variar el resultado del fallo.

En el presente caso, la entidad casacionista expone: «…Así, en el presente caso, la Sala Sentenciadora limitó su análisis a la existencia de diferencias entre ambos signos, basado únicamente en la literal b) y no realizó un análisis de todos los elementos que componen los signos en conflicto, arribando a la conclusión de que no existe un riesgo de confusión y/o asociación, ignorando los aspectos fundamentales de la litis, que es que en el presente caso, la marca “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES” incorpora, en su dimensión gráfica, elementos gráficos, que son una construcción a partir de una imitación parcial de elementos gráficos notorios propios de la marca notoria “COCA-COLA(…)

»…Es decir que, el punto total que se discute en el presente caso es una imitación parcial de los elementos gráficos notorios de las marcas notorias “COCA-COLA”, y siendo que dichos signos son de naturaleza mixta, compuesta tanto por elementos denominativos como figurativos en su conjunto, el análisis comparativo de las mismas realizado por la Sala Sentenciadora debió de apuntar a cada uno de estos elementos notorios, respecto a su impresión en su conjunto y no en sus elementos aisladamente(…)

»…Con base en lo anteriormente expuesto, queda claroque, de haberse interpretado correctamente el literal b) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial, esto es, en conjunción con la literal h) del mismo artículo, y el artículo 21 literal c) del mismo cuerpo normativo, el sentido de lasentencia dictada por la Sala Sentenciadora hubiera sido DISTINTO, puesto hubiese llegado a la conclusión que las diferencias señaladas no son suficientes para determinar que el signo pretendido “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES” cuenta con suficiente distintividad y originalidad para ser objeto de registro, debido a que es evidente que dicho signo imita parcialmente los elementos gráficos notorios de las marcas “CO CACOLA”, al grado de provocar un debilitamiento de la fuerza distintiva y aprovechamiento injusto de la notoriedad de las marcas “COCA-COLA (…)

»…La Sala sentenciadora erró en no establecer, que por ser los signos en conflicto mixtos, el análisis de semejanza debía realizarse tomando como base los elementos gráficos y denominativos de que se componen ambos signos en su conjunto, y no únicamente el elemento denominativo –de forma separada-.

»…Con base en lo expuesto, la Sala sentenciadora interpretó erróneamente la literal d) del artículo 29 de la Ley de Propiedad Industrial debido a que únicamente centró su análisis en las semejanzas que tiene ambos signos en su elemento denominativo, desnaturalizando así dicha norma, dándole un efecto que no tiene, al omitir analizar las semejanzas en su dimensión gráfica, a las que le debe de dar toda importancia. Siendo en la dimensión de la impresión gráfica del signo pretendido en donde se encuentran imitados parcialmente los elementos gráficos notorios –figurativos- relacionados de las marcas notoriamente conocidas “COCA-COLA” de mi representada, debieron haber sido analizadas esas semejanzas en su conjunto y no aisladamente como lo realizó la Sala sentenciadora: así, en la sentencia estableció, sin mayor análisis lógico-jurídico, que el hecho de que los signos en conflicto incorporen los colores rojo y blanco no son motivos suficientes para considerar que exista una afectación a la notoriedad especial de las marcas notorias “COCA-COLA” de mi mandante(sic)…».

Para realizar el estudio del submotivo invocado, se estima necesario transcribir lo considerado por la Sala, en cuanto a los incisos contenidos en el artículo denunciado: «…En ese sentido, conforme a los argumentos expuestos por la entidad actora, este Tribunal al verificar las reglas para calificar las semejanzas contenida en el artículo 29 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial, establece que de la marca solicita “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES” en clase treinta y dos, solicitada por la entidad Los Portales, Sociedad Anónima de Cuba y de la marca propiedad de la entidad demandante THE COCA-COLA COMPANY de Estados Unidos de América, al tener a la vista ambos signos en su conjunto que comprende sus denominaciones, gráficos, colores y características, se establece que el consumidor de los productos podrían distinguir visualmente los productos que amparan las marcas, ya que poseen suficiente diferencias entre sí, por lo que no existe riesgo de asociación o relación entre ellas, a un aprovechamiento alguno del prestigio que denuncia como agravio la entidad demandante(…)

»…Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recurso, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias. En el caso sometido a análisis, la entidad demandante argumenta que existen similitudes que impiden que el signo pretendido, siendo que esas similitudes se encuentran entre los rasgos gráficos incorporados en el signo pretendido, los cuales reproducen e ilimitan ciertos elementos gráficos notorios propios de los derechos subyacentes de la entidad THE COCA-COLA COMPANY.

»…al tener a la vista ambos signos en su conjunto que comprende sus denominaciones, gráficos, colores y características, se establece que el consumidos de los productos podrían distinguir visualmente los productos que amparan las marcas, ya que poseen suficiente diferencias entre sí, por lo que no existe riesgo de asociación o relación entre ellas(…)

»…Por otra parte, fonéticamente se establece que las marcas tienen suficientes diferencias, ya que la pronunciación de la marca “”CIEGO MONTERO TUKOLA” en compareció con “COCA.COLA” difiere totalmente, de igual forma sucede con la impresión gráfica que tiene muchas diferencias.

»Analizadas las diferencias de las marcas en su conjunto, no existe confusión, entendiéndose esta como una situación la que la mente humana, al visualizar de manera física o imaginaria un producto, donde se ostente o involucre una marca conocida y acreditada por el consumidor, se dificulta la identificación o ubicación exacta de esta dentro del mismo contexto del mercado, lo cual no ocurre en el presente caso, por lo que éste Tribunal es del criterio que el concepto que el consumidor percibe de cada una de las denominaciones no le puede provocar error o confusión al grado que impida que los signos no puedan coexistir en el mercado (…) La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general,de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos los elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si haya imitación (…) este Tribunal es del criterio que el órgano administrativo demandado al emitir la resolución controvertida no es violatoria a las normas de derechos que alega la demandante, por lo que, luego de la apreciación de los hechos, se estima que no existe posibilidad alguna de confusión gráfica, fonética ni ideológica en el consumidor, siendo que la marca “CIEGO MONTERO TUKOLA” tiene características de originalidad, distintividad y especialidad, circunstancias que permiten diferenciar a los consumidores los productos, por lo que el registro de la marca “CIEGO MONTERO TUKOLA” en la clase treinta y dos, no causa ningún tipo de agravio y/o afectación a los derechos e intereses de la entidad The Coca-Cola Company, (sic)…».

Previo a realizar las consideraciones pertinentes, es necesario transcribir la parte conducente del artículo 29 incisos b) y d) de la Ley de Propiedad Industrial el cual establece: «…ARTICULO 29.-Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuación: (…) b) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se trate (…) d) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos (sic)…».

Esta Cámara, de los argumentos expuestos por la casacionista y las demás partes, lo regulado en el inciso b) del precepto normativo denunciado y lo expuesto por la Sala sentenciadora, advierte que, ésta en su fallo estimó lo siguiente: «…este Tribunal al verificar las reglas para calificar las semejanzas contenida en el artículo 29 literal b) de la Ley de Propiedad Industrial, establece que de la marca solicita “CIEGO MONTERO TUKOLA Y DISEÑO A COLORES” en clase treinta y dos, solicitada por la entidad Los Portales, Sociedad Anónima de Cuba y de la marca propiedad de la entidad demandante THE COCA-COLA COMPANY de Estados Unidos de América, al tener a la vista ambos signos en su conjunto que comprende sus denominaciones, gráficos, colores y características, se establece que el consumidor de los productos podrían distinguir visualmente los productos que amparan las marcas, ya que poseen suficientes diferencias entre sí, por lo que no existe riesgo de asociación o relación entre ellas, a un aprovechamiento alguno del prestigio que denuncia como agravio la entidad demandante, toda vez que el único elemento que es similar fonéticamente al pronunciarse es el término “KOLA” de la marca solicitada, mientras que el término “COLA” es de la marca ya registrada de la entidad demandante, siendo que aunque dicho elemento aparezca incluido dentro del signo, dicho elemento no es propiedad exclusiva de la entidad demandante, ya que término “COLA” es un sustantivo común. Por otra parte, fonéticamente se establece que las marcas tienen suficientes diferencias, ya que la pronunciación de la marca “”CIEGO MONTERO TUKOLA” en compareció con “COCA.COLA” difiere totalmente, de igual forma sucede con la impresión gráfica que tiene muchas diferencias (…) Por otra parte, fonéticamente se establece que las marcas tienen suficientes diferencias, ya que la pronunciación de la marca “”CIEGO MONTERO TUKOLA” en compareció con “COCA.COLA” difiere totalmente, de igual forma sucede con la impresión gráfica que tiene muchas diferencias (sic)…».

De lo anterior, se advierte que la Sala, al resolver de la forma en que lo hizo, le otorgó el sentido y alcance que le correspondía al precepto legal contenido en el inciso b) impugnado, pues analizó las marcas en su conjunto, determinando que el único elemento similar fonéticamente en ambas era el término “Kola” el cual no es de propiedad exclusiva de la demandante, pues es un sustantivo común, por lo cual el presente submotivo deviene improcedente, en cuanto a este inciso.

Ahora bien, en cuanto a la interpretación errónea del inciso d), denunciado por la entidad casacionista, ésta argumentó que: «… debido a que únicamente centró su análisis en las semejanzas que tiene ambos signos en su elemento denominativo, desnaturalizando así dicha norma, dándole un efecto que no tiene, al omitir analizar las semejanzas en su dimensión gráfica, a las que le debe de dar toda importancia (sic)…».

Del contenido del fallo se determina que la Sala, en relación al inciso impugnado consideró: «… “es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si haya imitación (…) se estima que no existe posibilidad alguna de confusión gráfica, fonética ni ideológica en el consumidor, siendo que la marca “CIEGO MONTERO TUKOLA” tiene características de originalidad, distintividad y especialidad, circunstancias que permiten diferenciar a los consumidores los productos(sic)…».

Derivado de lo anterior, este Tribunal estima que la Sala al dictar su fallo, sí interpretó correctamente el artículo 29 inciso d) de la Ley de Propiedad Industrial, pues en su declaración, procedió a traer los supuestos contenidos en el mismo, estableciendo las semejanzas que a su juicio, existían entre los signos en conflicto, considerando que con dichas semejanzas, no existía la posibilidad alguna de confusión gráfica, fonética ni ideológica en el consumidor. Por lo tanto, le otorgó al precepto legal cuestionado, el sentido y alcance que le correspondía, en consecuencia, el presente submotivo deviene improcedente y el recurso de casación debe desestimarse.

CONSIDERANDO III

De conformidad con lo regulado en el artículo 633 del Código Procesal Civil y M., al desestimarse el recurso de casación es procedente la condena en costas del mismo y la imposición de la multa respectiva; en el presente caso, se harán las declaraciones correspondientes.

LEYES APLICABLES

Artículos citados y: 12 y 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo; 25, 26, 70, 71, 72, 79, 621 inciso 1º y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 49, 57, 74, 77, 79 inciso a), 141, 143, 149 y 172 de la Ley del Organismo Judicial.

POR TANTO

LaCORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA CIVIL,con base en lo considerado y leyes citadas,

RESUELVE

I. DESESTIMAel recurso de casación interpuesto.II.Se condena en costas del mismo a la entidad interponente y se le impone multa de quinientos quetzales, que deberá pagar en la Tesorería del Organismo Judicial, dentro del plazo de tres días de quedar firme el presente fallo. N. y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes a donde corresponde.

M.D.B., Magistrado Vocal Décimo Tercero, Presidente Cámara Civil; N.O.M.M., Magistrado Vocal Segundo; S.V.G.M., Magistrada Vocal Octava; M.E.M.A., Magistrada Vocal Décimo Segunda. D.L.N.F., Secretaria de la Corte Suprema de Justicia.

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